Dreptul de proprietate cu privire la o marcă care a fost dobândit
ulterior înregistrării unui nume de domeniu similar, ar trebui, de principiu,
să conducă la concluzia că dreptul la marcă nu a fost încălcat. Însă în situația în care titularul numelui de domeniu a cunoscut,
prin intermediul raporturilor comerciale existente între firmele la care era
asociat cu societatea titulară a mărcii, valoarea produselor importate de
aceasta şi, deci și posibilitatea obţinerii unor avantaje comerciale
specifice comerţului on-line, reținându-se reaua-credinţă la înregistrarea
domeniului de internet, sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998,
în sensul că dreptul exclusiv de marcă prevalează asupra dreptului de folosinţă
dobândit anterior înregistrării mărcii.
Prin sentinţa civilă nr. 1194 din
07.07.2010 Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a civilă a admis în parte cererea
astfel cum a fost precizată, cerere formulată de reclamanta S.C. N.P. S.R.L.,
în contradictoriu cu pârâţii C.T. şi Institutul de Cercetare Dezvoltare în
Informatică; a respins ca inadmisibil, primul capăt de cerere; a admis al
doilea capăt de cerere şi a interzis pârâtului C.T. folosirea domeniului de
internet universalnutrition.ro; a respins cererea de obligare la plata daunelor
cominatorii, ca inadmisibilă şi a luat act de renunţarea la judecarea capătului
al treilea al cererii.
Instanța a reţinut că prin
cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta S.C. N.P.C.
S.R.L. a chemat în judecată pe pârâţii C.T. şi Institutul de Cercetare
Dezvoltare în Informatică, solicitând să se constate dreptul exclusiv al
reclamantei asupra denumirii de domeniu internet „universalnutrition.ro”, să se
anuleze înregistrarea numelui de domeniu de către pârâtul persoană fizică sub
sancţiunea daunelor cominatorii de 100 lire pe zi de întârziere de la rămânerea
definitivă a hotărârii până la anularea efectivă a înregistrării numelui de
domeniu, să se suspende înregistrarea numelui de domeniu până la soluţionarea
definitivă a cauzei.
În drept, au fost invocate
dispoziţiile art. 111 C.proc.civ., art. 998, 1000 alin.(3) şi 1003 C.civ. şi
art. 35 din Legea nr. 84/1998 şi art. 8 din Legea nr. 148/2000.
În fapt, reclamanta a susţinut că
a înregistrat marca Universal Nutrition, pentru care deţine exclusivitate în
România pentru import şi comercializare, iar domeniul de internet al pârâtului
o împiedică să îşi deschidă un site cu acest nume şi creează confuzie printre
consumatorii produselor comercializate.
Prin cererea depusă la data de
18.02.2008, reclamanta şi-a precizat cel de-al doilea capăt de cerere în sensul
că solicită instanţei să interzică pârâtului folosirea în continuare a
domeniului de internet universalnutrition.ro sub sancţiunea daunelor
cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere, în baza art. 35 din Legea nr.
84/1998.
Prin sentinţa civilă nr. 963
pronunţată la data de 4.06.2008, a fost respinsă acţiunea, reţinându-se că
între marca înregistrată a reclamantei şi domeniul de internet al pârâtului
există un conflict, însă având în vedere că domeniul de internet este
înregistrat anterior nu poate fi admisă nici cererea de constatare a unui drept
exclusiv al reclamantei asupra domeniului şi nici cererea de anulare a
înregistrării acestuia.
Prin decizia nr. 262 pronunţată
la data de 2.12.2008 de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a a fost admis
apelul formulat de reclamantă, s-a desfiinţat sentinţa cu trimiterea cauzei
spre rejudecare, constatându-se că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra
cererii precizate a reclamantei privind interzicerea folosirii domeniului de
internet de către pârât.
În rejudecare, cauza a fost
înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă. Considerentele
Tribunalului avute în vedere la pronunţarea hotărârii sunt următoarele:
Faptul că reclamanta este
distribuitor unic şi exclusiv în România al produselor Universal Nutrition este
confirmat de societatea producătoare din Statele Unite ale Americii prin adresa
din 10.10.2005, iar potrivit certificatului de înregistrare a mărcii nr. 76142/2006,
reclamanta este titulara drepturilor decurgând din înregistrarea mărcii. De
asemenea, la data de 3.08.2007, reclamanta a notificat pârâtul să dezactiveze
domeniul www.universalnutrition.ro.
Acesta solicitase, anterior,
înregistrarea domeniului la data de 30.03.2004, iar pârâtul Institutul Naţional
de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti a înregistrat domeniul
potrivit Regulamentului pentru înregistrarea numelor de domenii şi subdomenii din
zona.ro.
În ceea ce priveşte primul capăt
de cerere întemeiat pe dispoziţiile art. 111 C.proc.civ. şi având ca obiect
constatarea dreptului exclusiv al denumirii de internet universalnutrition,
tribunalul a constatat că o asemenea cerere nu poate fi admisă.
Astfel nu
există nicio dispoziţie legală care să consfinţească
dreptul titularului unei mărci asupra unui domeniu de internet. Prin urmare,
chiar dacă nu ar exista înregistrat acest domeniu pe numele pârâtului persoană
fizică, în lipsa solicitării adresate administratorului zonei.ro şi a achitării
taxelor nu se poate statua existenţa unui drept asupra domeniului în favoarea
reclamantei.
Neexistând niciun temei legal sau
convenţional, admiterea cererii reclamantei ar aduce atingere drepturilor administratorului
domeniului respectiv.
În ceea ce priveşte cererea de
interzicere a folosirii de către pârât a domeniului de internet, tribunalul
constată că prin această cerere se tinde la antrenarea răspunderii civile
delictuale a pârâţilor pentru o faptă ilicită de natură să contravină
dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Altfel spus, se solicită sistarea
faptei ilicite şi culpabile (folosirea domeniului internet), ca modalitate de
repunere a părţilor în situaţia anterioară şi ca formă specială a răspunderii
reglementate de art. 998 – 999 C.civ., ceea ce implică analiza condiţiilor
prevăzute pentru antrenarea acestei răspunderi.
Sub aspectul faptei ilicite,
tribunalul a constatat că se poate imputa pârâtului folosirea numelui de
internet cu încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii al reclamantei –
nerespectarea dispoziţiilor art. 35 din Legea 84/1998, fiind evidentă şi
legătura de cauzalitate dintre această faptă şi prejudiciul suferit de
reclamantă (şi care constă în imposibilitatea de a-şi înregistra ea însăşi un
site cu această denumire).
Nici apărarea pârâtului privind
lipsa oricărei vinovăţii şi a relei-credinţe nu a fost reţinută ca exoneratoare
de răspundere. Astfel, reclamanta a răsturnat prezumţia de bună credinţă care
operează în favoarea pârâtului, susţinând că acesta a fost asociat al unor
societăţi comerciale cu care reclamanta s-a aflat în relaţii comerciale în
perioada înregistrării domeniului de internet (aspect recunoscut prin
întâmpinare) şi a depus la dosar facturi prin care aceste societăţi
achiziţionau produse comercializate de la reclamantă.
În ceea ce priveşte susţinerea
pârâtului privind faptul că nu foloseşte domeniul de internet deloc şi că nu îl
foloseşte pentru o activitate comercială, tribunalul a constatat că faptul că domeniul
este inactiv şi conduce la un alt domeniu de internet www.nutriline.ro,
constituie în sine o folosire din punct de vedere juridic, iar, faptul că
pârâtul este persoană fizică nu contravine calităţii de comerciant, cu atât mai
mult cu cât activitatea comercială în care acesta este sau a fost implicat este
recunoscută prin aceeaşi întâmpinare. În plus, nu există o justificare
plauzibilă a alegerii acestui nume de domeniu, care să conducă tribunalul la o
concluzie contrară admiterii cererii reclamantei.
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia
a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu
soluţionarea apelului declarat de pârâtul C.T., prin decizia nr.295A din
21.12.2010, a respins calea de atac, ca nefondată pentru considerentele ce
urmează:
Curtea a reţinut că, pe lângă
analiza temeiului şi a condiţiilor răspunderii civile delictuale, tribunalul a
analizat şi prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Astfel, deşi temeiul de drept al
răspunderii civile delictuale nu a fost invocat de către reclamantă şi o
reîncadrare în drept nu se reţine ca fiind necesar a fi efectuată de către
instanţă, Curtea a reţinut că această problemă nu atrage nulitatea sentinţei
pronunţate.
Instanţa, prin decizia de apel a
suplinit motivarea privitor la analiza condiţiilor art. 35 din Legea nr.
84/1998.
Astfel, câtă vreme în speţă,
temeiul de drept invocat de către reclamantă îl reprezintă dispoziţiile
speciale ale art. 35 din Legea nr. 84/1998 în temeiul cărora se recunoaşte
titularului unui drept la marcă un drept exclusiv asupra semnului
reprezentat de acesta, simpla analiză a existenţei condiţiilor din actul
normativ este suficientă şi înlătură posibilitatea de a analiza condiţiile
generale ale răspunderii civile delictuale.
Din analiza dispoziţiilor art. 35
din Legea nr. 84/1998 a rezultat că titularului dreptului la marcă i se
recunoaşte dreptul exclusiv de a interzice terţilor folosirea unui semn similar
sau identic cu cel al mărcii sale pentru produse similare sau identice.
În speţă, Curtea a reţinut că
semnele sunt similare, analizate în ansamblu, deoarece marca reclamantului mai
cuprinde şi un element figurativ pe lângă elementul verbal însă elementele
verbale sunt identice atât în ceea ce priveşte marca de comerţ cât şi în ceea
ce priveşte numele de domeniu.
Curtea a reţinut şi faptul că
produsele pentru care cele două semne sunt destinate constau în suplimente
nutritive pentru sportivi.
Astfel, riscul de confuzie este
previzibil câtă vreme, dată fiind utilizarea pe scară largă a internetului,
consumatorul poate fi indus în eroare cu privire la provenienţa produselor câtă
vreme va găsi site-ul pârâtului.
Pe de altă parte faptul folosirii
efective de către pârât a site-ului sau folosirii lui doar pentru a face
trimitere la alt site este irelevant în cauză câtă vreme riscul de confuzie se
apreciază în abstract iar nu în concret şi, pe de altă parte, pagina de web la
care se face trimitere are un conţinut identic şi o formă similară.
În speţă situaţia specifică a
constat în faptul că pârâtul deţine un drept de folosinţă asupra semnului său
dobândit prin înregistrarea la Institutul naţional de Cercetare şi Dezvoltare
în Informatică în temeiul Regulamentului pentru înregistrarea de domenii şi
subdomenii din zona.ro.
Mai mult, acest drept de
folosinţă este dobândit anterior (la 30.03.2004) dobândirii de către reclamantă
a dreptului său exclusiv asupra mărcii (6.03.2006).
Aşa cum rezultă din adresa
semnată de către Managerul General al Societăţii Universal Nutrition,
reclamanta comercializează în România produse aparţinând acestei societăţi, şi
sub această denumire încă din anul 1997.
Prin întâmpinarea depusă la
dosarul instanţei de fond, pârâtul a arătat că s-a aflat în raporturi de
colaborare comercială cu reclamanta încă din anii 2004, 2005 şi 2006,
perioadă când pârâtul a obţinut acest nume de domeniu.
Prin urmare, Curtea a reţinut că
pârâtul a cunoscut despre existenţa acestei oportunităţi de afaceri ca urmare a
contactelor avute cu societatea reclamantă, având în vedere că aceasta
desfăşura activitatea de import încă din cursul anului 1997.
Date fiind circumstanţele
concrete ale cauzei, Curtea a înlăturat aplicabilitatea efectelor principiului prior tempore potior jure în materia
drepturilor de proprietate intelectuală şi a reţinut că dreptul exclusiv al
reclamantei prevalează asupra dreptului de folosinţă al pârâtului.
Împotriva deciziei a declarat
recurs apelantul-pârât, întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.proc.civ.. Prin
dezvoltarea motivelor de recurs se arată că instanţa a încălcat principiile
disponibilităţii şi contradictorialităţii.
Astfel, instanţa
de fond a reţinut drept temei al
acţiunii art. 998-999 C.civ. Instanţa de apel
reţine că temeiul de drept al răspunderii
civile delictuale nu a fost invocat
de reclamantă şi că tribunalul a analizat fondul cauzei în
considerarea îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale.
În aceste condiţii, soluţia
instanţei de apel de a suplini motivarea este nelegală, pe de o parte pentru
încălcarea principiilor disponibilităţii şi contradictorialităţii, iar pe de
altă parte această soluţie nu este prevăzută în procedură.
O altă critică se referă la
greşita aplicare a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998
deoarece instanţa a omis din text condiţia exercitării de către pârât a unei
activităţi comerciale. Pârâtul nu foloseşte domeniul de internet în activitatea
sa comercială, deoarece nu este comerciant.
Atunci când afirmă că pârâtul a
avut relaţii comerciale, instanţa de apel face confuzie între pârât, persoană
fizică, şi firmele la care acesta este asociat, acestea din urmă având relaţii
comerciale cu reclamanta.
Instanţa de apel reţine
reaua-credinţă a pârâtului în înregistrarea domeniului, deşi aceasta nu a fost
dovedită. Numele de domeniu a fost înregistrat cu bună-credinţă deoarece nu
avea cunoştinţă de intenţia ulterioară a reclamantei de a înregistra o marcă. În
consecinţă, instanţa trebuia să dea eficienţă juridică principiului prior tempore potior jure.
Înalta Curte, analizând decizia
prin prisma criticilor formulate şi a temeiurilor de drept incidente în cauză,
a reţinut caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed:
Textul alin. (1) al art. 297
C.proc.civ. permite desfiinţarea hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei spre
rejudecare, doar în două ipoteze: prima instanţă a rezolvat procesul fără a
intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a
fost citată.
Niciuna dintre ipotezele avute în
vedere de legiuitor nu se regăseşte în cauză astfel cum rezultă din expunerea
cursului procesului.
Aşa cum a reţinut şi instanţa de
apel, tribunalul a analizat şi prevederile art. 35 (în prezent art. 36) din
Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, aşa încât nu
subzistă critica privind încălcarea celor două principii menţionate.
Drept urmare, instanţa de apel,
reţinând că soluţia pronunţată pe fond de prima instanţă, atât din perspectiva
dispoziţiilor art. 998-999 C.civ., cât şi art. 35 (36) din Legea nr. 84/1998
este corectă, a dezvoltat propriile argumente, suplimentare celor reţinute de
tribunal.
Contrar celor susţinute de
recurent, instanţa are obligaţia, faţă de dispoziţiile art. 261 alin.(1) pct. 5
C.proc.civ. şi art. 298 C.proc.civ., cu referire şi la art.6 par.1 din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de a analiza problemele ridicate în
apel şi, examinând în mod corect mijloacele, concluziile şi elementele
probatorii administrate, să prezinte propria motivare.
Astfel, instanţa superioară de
fond, prin motivare, poate întregi, suplini ori adăuga la considerentele avute
în vedere de prima instanţă, ori de câte ori constată că soluţia pronunţată este
corectă, dar insuficient de clar exprimată ori motivată.
Drept urmare, instanţa de apel,
identificând carenţele din motivarea hotărârii ce nu atrăgeau nulitatea
acesteia, a arătat considerentele ce au determinat-o să ratifice hotărârea
pronunţată de tribunal.
Reclamanta este distribuitor unic
şi exclusiv în România pentru produsele Universul Nutrition încă din anul 1997,
situaţie de fapt necontestată de pârât.
Acesta este asociat al unor
societăţi comerciale cu care reclamanta s-a aflat în relaţii comerciale cu
privire la produsele arătate, în perioada anterioară înregistrării domeniului
de internet universalnutrition.ro ce a intervenit în 2004.
Prin certificatul de înregistrare
a mărcii nr.76142 reclamanta a devenit titulara mărcii Universal Nutrition, care,
pe lângă elementul verbal cuprinde şi un element figurativ, durata de protecţie
a mărcii fiind de 10 ani, cu începere de la data de 6.03.2006.
Numele de domeniu înregistrat de
pârât în 2004 este identic cu numele produselor al căror unic şi exclusiv distribuitor
în România este reclamanta din 1997, precum şi cu marca înregistrată ulterior
de reclamantă.
Pârâtul nu a justificat niciun
moment alegerea denumirii ce sugerează produse/activităţi/servicii de nutriţie,
denumire identică cu produsele destinate vânzării.
Particularitatea speţei constă în
aceea că dreptul de proprietate industrială al reclamantei cu privire la marca
Universal Nutrition a fost dobândit ulterior înregistrării numelui de domeniu,
ceea ce ar trebui, de principiu, să conducă la concluzia că dreptul la marcă nu
a fost încălcat.
Numai că pârâtul a cunoscut, prin
intermediul raporturilor comerciale existente între firmele la care este sau a
fost asociat cu societatea reclamantă, valoarea produselor importate din S.U.A.
pentru România doar de către reclamantă şi, deci, posibilitatea obţinerii unor
avantaje comerciale specifice comerţului on-line.
Din această perspectivă este
lipsită de relevanţă împrejurarea că nu recurentul, ca persoană fizică, a
derulat activităţi comerciale, câtă vreme potenţialul avantaj financiar obţinut
prin intermediul site-ului deţinut de pârât de societăţile comerciale îi
revenea lui, în calitatea sa de acţionar.
Instanţa de apel, reţinând
reaua-credinţă a pârâtului la înregistrarea domeniului de internet, a aplicat
corespunzător dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, atunci când a reţinut
că dreptul exclusiv de marcă prevalează asupra dreptului de folosinţă dobândit
de pârât anterior înregistrării mărcii.
Înalta Curte, pentru cele ce
preced, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.(1) C.proc.civ., a respins
recursul.
(Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, Secția I civilă, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012)
