Conflict între marcă și nume de domeniu de Internet similar înregistrat anterior mărcii, cu rea-credință

Dreptul de proprietate cu privire la o marcă care a fost dobândit ulterior înregistrării unui nume de domeniu similar, ar trebui, de principiu, să conducă la concluzia că dreptul la marcă nu a fost încălcat. Însă în situația în care titularul numelui de domeniu  a cunoscut, prin intermediul raporturilor comerciale existente între firmele la care era asociat cu societatea titulară a mărcii, valoarea produselor importate de aceasta  şi, deci și posibilitatea obţinerii unor avantaje comerciale specifice comerţului on-line, reținându-se reaua-credinţă la înregistrarea domeniului de internet, sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, în sensul că dreptul exclusiv de marcă prevalează asupra dreptului de folosinţă dobândit  anterior înregistrării mărcii.

Prin sentinţa civilă nr. 1194 din 07.07.2010 Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a civilă a admis în parte cererea astfel cum a fost precizată, cerere formulată de reclamanta S.C. N.P. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii C.T. şi Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică; a respins ca inadmisibil, primul capăt de cerere; a admis al doilea capăt de cerere şi a interzis pârâtului C.T. folosirea domeniului de internet universalnutrition.ro; a respins cererea de obligare la plata daunelor cominatorii, ca inadmisibilă şi a luat act de renunţarea la judecarea capătului al treilea al cererii.

Instanța a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta S.C. N.P.C. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâţii C.T. şi Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică, solicitând să se constate dreptul exclusiv al reclamantei asupra denumirii de domeniu internet „universalnutrition.ro”, să se anuleze înregistrarea numelui de domeniu de către pârâtul persoană fizică sub sancţiunea daunelor cominatorii de 100 lire pe zi de întârziere de la rămânerea definitivă a hotărârii până la anularea efectivă a înregistrării numelui de domeniu, să se suspende înregistrarea numelui de domeniu până la soluţionarea definitivă a cauzei.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 111 C.proc.civ., art. 998, 1000 alin.(3) şi 1003 C.civ. şi art. 35 din Legea nr. 84/1998 şi art. 8 din Legea nr. 148/2000.

În fapt, reclamanta a susţinut că a înregistrat marca Universal Nutrition, pentru care deţine exclusivitate în România pentru import şi comercializare, iar domeniul de internet al pârâtului o împiedică să îşi deschidă un site cu acest nume şi creează confuzie printre consumatorii produselor comercializate.

Prin cererea depusă la data de 18.02.2008, reclamanta şi-a precizat cel de-al doilea capăt de cerere în sensul că solicită instanţei să interzică pârâtului folosirea în continuare a domeniului de internet universalnutrition.ro sub sancţiunea daunelor cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere, în baza art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Prin sentinţa civilă nr. 963 pronunţată la data de 4.06.2008, a fost respinsă acţiunea, reţinându-se că între marca înregistrată a reclamantei şi domeniul de internet al pârâtului există un conflict, însă având în vedere că domeniul de internet este înregistrat anterior nu poate fi admisă nici cererea de constatare a unui drept exclusiv al reclamantei asupra domeniului şi nici cererea de anulare a înregistrării acestuia.

Prin decizia nr. 262 pronunţată la data de 2.12.2008 de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a a fost admis apelul formulat de reclamantă, s-a desfiinţat sentinţa cu trimiterea cauzei spre rejudecare, constatându-se că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii precizate a reclamantei privind interzicerea folosirii domeniului de internet de către pârât.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă. Considerentele Tribunalului avute în vedere la pronunţarea hotărârii sunt următoarele:

Faptul că reclamanta este distribuitor unic şi exclusiv în România al produselor Universal Nutrition este confirmat de societatea producătoare din Statele Unite ale Americii prin adresa din 10.10.2005, iar potrivit certificatului de înregistrare a mărcii nr. 76142/2006, reclamanta este titulara drepturilor decurgând din înregistrarea mărcii. De asemenea, la data de 3.08.2007, reclamanta a notificat pârâtul să dezactiveze domeniul www.universalnutrition.ro.

Acesta solicitase, anterior, înregistrarea domeniului la data de 30.03.2004, iar pârâtul Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti a înregistrat domeniul potrivit Regulamentului pentru înregistrarea numelor de domenii şi subdomenii din zona.ro.

În ceea ce priveşte primul capăt de cerere întemeiat pe dispoziţiile art. 111 C.proc.civ. şi având ca obiect constatarea dreptului exclusiv al denumirii de internet universalnutrition, tribunalul a constatat că o asemenea cerere nu poate fi admisă.

Astfel  nu  există  nicio  dispoziţie  legală care  să consfinţească dreptul titularului unei mărci asupra unui domeniu de internet. Prin urmare, chiar dacă nu ar exista înregistrat acest domeniu pe numele pârâtului persoană fizică, în lipsa solicitării adresate administratorului zonei.ro şi a achitării taxelor nu se poate statua existenţa unui drept asupra domeniului în favoarea reclamantei.

Neexistând niciun temei legal sau convenţional, admiterea cererii reclamantei ar aduce atingere drepturilor administratorului domeniului respectiv.

În ceea ce priveşte cererea de interzicere a folosirii de către pârât a domeniului de internet, tribunalul constată că prin această cerere se tinde la antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor pentru o faptă ilicită de natură să contravină dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Altfel spus, se solicită sistarea faptei ilicite şi culpabile (folosirea domeniului internet), ca modalitate de repunere a părţilor în situaţia anterioară şi ca formă specială a răspunderii reglementate de art. 998 – 999 C.civ., ceea ce implică analiza condiţiilor prevăzute pentru antrenarea acestei răspunderi.

Sub aspectul faptei ilicite, tribunalul a constatat că se poate imputa pârâtului folosirea numelui de internet cu încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii al reclamantei – nerespectarea dispoziţiilor art. 35 din Legea 84/1998, fiind evidentă şi legătura de cauzalitate dintre această faptă şi prejudiciul suferit de reclamantă (şi care constă în imposibilitatea de a-şi înregistra ea însăşi un site cu această denumire).

Nici apărarea pârâtului privind lipsa oricărei vinovăţii şi a relei-credinţe nu a fost reţinută ca exoneratoare de răspundere. Astfel, reclamanta a răsturnat prezumţia de bună credinţă care operează în favoarea pârâtului, susţinând că acesta a fost asociat al unor societăţi comerciale cu care reclamanta s-a aflat în relaţii comerciale în perioada înregistrării domeniului de internet (aspect recunoscut prin întâmpinare) şi a depus la dosar facturi prin care aceste societăţi achiziţionau produse comercializate de la reclamantă.

În ceea ce priveşte susţinerea pârâtului privind faptul că nu foloseşte domeniul de internet deloc şi că nu îl foloseşte pentru o activitate comercială, tribunalul a constatat că faptul că domeniul este inactiv şi conduce la un alt domeniu de internet www.nutriline.ro, constituie în sine o folosire din punct de vedere juridic, iar, faptul că pârâtul este persoană fizică nu contravine calităţii de comerciant, cu atât mai mult cu cât activitatea comercială în care acesta este sau a fost implicat este recunoscută prin aceeaşi întâmpinare. În plus, nu există o justificare plauzibilă a alegerii acestui nume de domeniu, care să conducă tribunalul la o concluzie contrară admiterii cererii reclamantei.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluţionarea apelului declarat de pârâtul C.T., prin decizia nr.295A din 21.12.2010, a respins calea de atac, ca nefondată pentru considerentele ce urmează:

Curtea a reţinut că, pe lângă analiza temeiului şi a condiţiilor răspunderii civile delictuale, tribunalul a analizat şi prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, deşi temeiul de drept al răspunderii civile delictuale nu a fost invocat de către reclamantă şi o reîncadrare în drept nu se reţine ca fiind necesar a fi efectuată de către instanţă, Curtea a reţinut că această problemă nu atrage nulitatea sentinţei pronunţate.

Instanţa, prin decizia de apel a suplinit motivarea privitor la analiza condiţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, câtă vreme în speţă, temeiul de drept invocat de către reclamantă îl reprezintă dispoziţiile speciale ale art. 35 din Legea nr. 84/1998 în temeiul cărora se recunoaşte titularului unui drept la marcă un drept exclusiv  asupra semnului reprezentat de acesta, simpla analiză a existenţei condiţiilor din actul normativ este suficientă şi înlătură posibilitatea de a analiza condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale.

Din analiza dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 a rezultat că titularului dreptului la marcă i se recunoaşte dreptul exclusiv de a interzice terţilor folosirea unui semn similar sau identic cu cel al mărcii sale pentru produse similare sau identice.

În speţă, Curtea a reţinut că semnele sunt similare, analizate în ansamblu, deoarece marca reclamantului mai cuprinde şi un element figurativ pe lângă elementul verbal însă elementele verbale sunt identice atât în ceea ce priveşte marca de comerţ cât şi în ceea ce priveşte numele de domeniu.

Curtea a reţinut şi faptul că produsele pentru care cele două semne sunt destinate constau în suplimente nutritive pentru sportivi.

Astfel, riscul de confuzie este previzibil câtă vreme, dată fiind utilizarea pe scară largă a internetului, consumatorul poate fi indus în eroare cu privire la provenienţa produselor câtă vreme va găsi site-ul pârâtului.

Pe de altă parte faptul folosirii efective de către pârât a site-ului sau folosirii lui doar pentru a face trimitere la alt site este irelevant în cauză câtă vreme riscul de confuzie se apreciază în abstract iar nu în concret şi, pe de altă parte, pagina de web la care se face trimitere are un conţinut identic şi o formă similară.

În speţă situaţia specifică a constat în faptul că pârâtul deţine un drept de folosinţă asupra semnului său dobândit prin înregistrarea la Institutul naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică în temeiul Regulamentului pentru înregistrarea de domenii şi subdomenii din zona.ro.

Mai mult, acest drept de folosinţă este dobândit anterior (la 30.03.2004) dobândirii de către reclamantă a dreptului său exclusiv asupra mărcii (6.03.2006).

Aşa cum rezultă din adresa semnată de către Managerul General al Societăţii Universal Nutrition, reclamanta comercializează în România produse aparţinând acestei societăţi, şi sub această denumire încă din anul 1997.

Prin întâmpinarea depusă la dosarul instanţei de fond, pârâtul a arătat că s-a aflat în raporturi de colaborare comercială cu  reclamanta încă din anii 2004, 2005 şi 2006, perioadă când pârâtul a obţinut acest nume de domeniu.

Prin urmare, Curtea a reţinut că pârâtul a cunoscut despre existenţa acestei oportunităţi de afaceri ca urmare a contactelor avute cu societatea reclamantă, având în vedere că aceasta desfăşura activitatea de import încă din cursul anului 1997.

Date fiind circumstanţele concrete ale cauzei, Curtea a înlăturat aplicabilitatea efectelor principiului prior tempore potior jure în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi a reţinut că dreptul exclusiv al reclamantei prevalează asupra dreptului de folosinţă al pârâtului.

Împotriva deciziei a declarat recurs apelantul-pârât, întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.proc.civ.. Prin dezvoltarea motivelor de recurs se arată că instanţa a încălcat principiile disponibilităţii şi contradictorialităţii.

Astfel,  instanţa  de  fond  a  reţinut  drept  temei  al acţiunii  art. 998-999 C.civ.  Instanţa  de  apel  reţine  că  temeiul  de  drept  al răspunderii  civile  delictuale  nu  a  fost  invocat  de  reclamantă  şi că tribunalul a analizat fondul cauzei în considerarea îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale.

În aceste condiţii, soluţia instanţei de apel de a suplini motivarea este nelegală, pe de o parte pentru încălcarea principiilor disponibilităţii şi contradictorialităţii, iar pe de altă parte această soluţie nu este prevăzută în procedură.

O altă critică se referă la greşita aplicare a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 deoarece instanţa a omis din text condiţia exercitării de către pârât a unei activităţi comerciale. Pârâtul nu foloseşte domeniul de internet în activitatea sa comercială, deoarece nu este comerciant.

Atunci când afirmă că pârâtul a avut relaţii comerciale, instanţa de apel face confuzie între pârât, persoană fizică, şi firmele la care acesta este asociat, acestea din urmă având relaţii comerciale cu reclamanta.

Instanţa de apel reţine reaua-credinţă a pârâtului în înregistrarea domeniului, deşi aceasta nu a fost dovedită. Numele de domeniu a fost înregistrat cu bună-credinţă deoarece nu avea cunoştinţă de intenţia ulterioară a reclamantei de a înregistra o marcă. În consecinţă, instanţa trebuia să dea eficienţă juridică principiului prior tempore potior jure.

Înalta Curte, analizând decizia prin prisma criticilor formulate şi a temeiurilor de drept incidente în cauză, a reţinut caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed:

Textul alin. (1) al art. 297 C.proc.civ. permite desfiinţarea hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, doar în două ipoteze: prima instanţă a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost citată.

Niciuna dintre ipotezele avute în vedere de legiuitor nu se regăseşte în cauză astfel cum rezultă din expunerea cursului procesului.

Aşa cum a reţinut şi instanţa de apel, tribunalul a analizat şi prevederile art. 35 (în prezent art. 36) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, aşa încât nu subzistă critica privind încălcarea celor două principii menţionate.

Drept urmare, instanţa de apel, reţinând că soluţia pronunţată pe fond de prima instanţă, atât din perspectiva dispoziţiilor art. 998-999 C.civ., cât şi art. 35 (36) din Legea nr. 84/1998 este corectă, a dezvoltat propriile argumente, suplimentare celor reţinute de tribunal.

Contrar celor susţinute de recurent, instanţa are obligaţia, faţă de dispoziţiile art. 261 alin.(1) pct. 5 C.proc.civ. şi art. 298 C.proc.civ., cu referire şi la art.6 par.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de a analiza problemele ridicate în apel şi, examinând în mod corect mijloacele, concluziile şi elementele probatorii administrate, să prezinte propria motivare.

Astfel, instanţa superioară de fond, prin motivare, poate întregi, suplini ori adăuga la considerentele avute în vedere de prima instanţă, ori de câte ori constată că soluţia pronunţată este corectă, dar insuficient de clar exprimată ori motivată.

Drept urmare, instanţa de apel, identificând carenţele din motivarea hotărârii ce nu atrăgeau nulitatea acesteia, a arătat considerentele ce au determinat-o să ratifice hotărârea pronunţată de tribunal.

Reclamanta este distribuitor unic şi exclusiv în România pentru produsele Universul Nutrition încă din anul 1997, situaţie de fapt necontestată de pârât.

Acesta este asociat al unor societăţi comerciale cu care reclamanta s-a aflat în relaţii comerciale cu privire la produsele arătate, în perioada anterioară înregistrării domeniului de internet universalnutrition.ro ce a intervenit în 2004.

Prin certificatul de înregistrare a mărcii nr.76142 reclamanta a devenit titulara mărcii Universal Nutrition, care, pe lângă elementul verbal cuprinde şi un element figurativ, durata de protecţie a mărcii fiind de 10 ani, cu începere de la data de 6.03.2006.

Numele de domeniu înregistrat de pârât în 2004 este identic cu numele produselor al căror unic şi exclusiv distribuitor în România este reclamanta din 1997, precum şi cu marca înregistrată ulterior de reclamantă.

Pârâtul nu a justificat niciun moment alegerea denumirii ce sugerează produse/activităţi/servicii de nutriţie, denumire identică cu produsele destinate vânzării.

Particularitatea speţei constă în aceea că dreptul de proprietate industrială al reclamantei cu privire la marca Universal Nutrition a fost dobândit ulterior înregistrării numelui de domeniu, ceea ce ar trebui, de principiu, să conducă la concluzia că dreptul la marcă nu a fost încălcat.

Numai că pârâtul a cunoscut, prin intermediul raporturilor comerciale existente între firmele la care este sau a fost asociat cu societatea reclamantă, valoarea produselor importate din S.U.A. pentru România doar de către reclamantă şi, deci, posibilitatea obţinerii unor avantaje comerciale specifice comerţului on-line.

Din această perspectivă este lipsită de relevanţă împrejurarea că nu recurentul, ca persoană fizică, a derulat activităţi comerciale, câtă vreme potenţialul avantaj financiar obţinut prin intermediul site-ului deţinut de pârât de societăţile comerciale îi revenea lui, în calitatea sa de acţionar.

Instanţa de apel, reţinând reaua-credinţă a pârâtului la înregistrarea domeniului de internet, a aplicat corespunzător dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, atunci când a reţinut că dreptul exclusiv de marcă prevalează asupra dreptului de folosinţă dobândit de pârât anterior înregistrării mărcii.

Înalta Curte, pentru cele ce preced, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.(1) C.proc.civ., a respins recursul.

(Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, Secția I civilă, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012)